實用新型專利的創(chuàng)造性如何不同于發(fā)明？

　　我國的專利法中規(guī)定了三種專利類型，分別是涉及技術方案的發(fā)明和實用新型、以及涉及工業(yè)外觀的外觀設計。外觀設計的保護對象是外觀(形狀、圖案、色彩)，比較容易與發(fā)明和實用新型的保護對象(技術方案)區(qū)分開。但發(fā)明和實用新型專利的保護對象相同，都是技術方案，往往使得二者難以區(qū)分。

　　二者的區(qū)別簡介如下：

　　首先，根據(jù)專利法第2條的定義，實用新型不能保護涉及方法的技術方案。

　　換言之，雖然發(fā)明和實用新型的保護對象都是抽象的技術方案(例如，專利產(chǎn)品受到保護的客體并非是該產(chǎn)品本身，而是該產(chǎn)品中體現(xiàn)的抽象的技術方案)，但是實用新型要求該技術方案能夠承載于有形介質(產(chǎn)品)上，而不能沒有承載介質(例如方法)。另外，實用新型只保護其形狀、構造在視覺上能掌握的產(chǎn)品，而不能保護微觀的材料組分。

　　其次，根據(jù)專利法42條，實用新型的保護期為10年，短于發(fā)明20年的保護期。

　　另外，根據(jù)專利法35條，只有發(fā)明才需要經(jīng)過實質審查，而實用新型沒有實質審查(雖然審查部門會對實用新型的新穎性進行選擇性審查)。

　　最后，根據(jù)專利法22條3款，發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性標準不同。

　　發(fā)明需要具有“突出的實質性特點和顯著的進步，而實用新型則需要具有“實質性特點和進步”。即，發(fā)明的創(chuàng)造性要高于實用新型的創(chuàng)造性。

　　由于實用新型的保護范圍更小，保護期更短，沒有實質審查，創(chuàng)造性更低，因此常常被稱為“小發(fā)明”。我國對于使用實用新型來維權并沒有太苛刻的要求，一般在起訴前出具評價報告即可(評價報告的結論為負面也沒關系)。因此，在實踐中，實用新型的申請量和維權量都多于發(fā)明。在迄今為止最大額的專利侵權案件中，正泰公司就是用一件實用新型專利起訴了國際巨頭施耐德電器，在一審勝訴后，二審中雙方達成和解，施耐德電器向正泰公司支付1.57億元人民幣的補償金。

　　但是有關實用新型專利的一個問題迄今為止仍然沒有得到充分探討，即其創(chuàng)造性問題。專利法22條3款的規(guī)定過于籠統(tǒng)，無法直接適用，從該條能得到的結論只是實用新型的創(chuàng)造性要低于發(fā)明。在更為具體的《審查指南》中，其IV.VI-4部分規(guī)定了實用新型的創(chuàng)造性與發(fā)明的創(chuàng)造性區(qū)別在于：1.評價實用新型的現(xiàn)有技術的技術領域一般是其所屬的技術領域，而發(fā)明的現(xiàn)有技術的技術領域可以擴展到所有技術領域;2.評價實用新型的現(xiàn)有技術一般不超過2篇，而發(fā)明的現(xiàn)有技術的數(shù)量沒有限制。在發(fā)明或實用新型相對于一篇相同領域的現(xiàn)有技術是否具有創(chuàng)造性時，二者不存在差別。因為此處，是否存在技術啟示或者是否容易被本領域技術人員想到是一個“有或無”、“是或否”的問題，而非“多或少”、“難或易”的問題。換言之，在使用2篇以內的相同技術領域的現(xiàn)有技術來評價創(chuàng)造性時，針對發(fā)明和實用新型的創(chuàng)造性應該得出相同的結果。

　　這一結論對于現(xiàn)實具有一定的指導意義，因為我國的專利法允許針對同一技術方案同日申請發(fā)明和實用新型，這是我國特有的制度。其原因在于1985年最初制定專利法時規(guī)定的先申請原則僅限于他人，而不包括同一申請人(同日或不同日)提交同樣的發(fā)明創(chuàng)造。因此，同一申請人同日或不同日提出的同樣發(fā)明創(chuàng)造不能適用先申請原則駁回也不能以此無效。為了彌補這一漏洞，1993年的專利法實施細則12條追加了禁止重復授權原則，但不禁止同一申請人同日提交兩件申請，即不禁止“雙重申請”，但禁止“雙重授權”。

　　在“雙重申請”的情況下，如果實用新型先授權，之后發(fā)明由于相同或相似技術領域的2篇以內的現(xiàn)有技術而駁回，并且該駁回決定生效，那么理論上，先得到授權的實用新型也是不穩(wěn)定的，因為該實用新型相對于發(fā)明被駁回中使用的2篇以內的現(xiàn)有技術不具有創(chuàng)造性。有一種理解是，例如相對于兩篇相同領域的現(xiàn)有技術是否具有創(chuàng)造性，實用新型的創(chuàng)造性標準要低于發(fā)明。此時如果達不到發(fā)明的創(chuàng)造性標準，那么可能會符合實用新型的創(chuàng)造性標準。但如上所述，這一理解在法律、規(guī)章層面沒有基礎。因為二者的創(chuàng)造性差異僅在于技術領域和現(xiàn)有技術的數(shù)量，在相對于現(xiàn)有技術是否容易想到方面，二者的標準相同，結論均為“是”(容易想到)或“否”(不容易想到)，而不存在程度的問題(比如，發(fā)明非常不容易想到，實用新型比較不容易想到)。

　　但在現(xiàn)實中發(fā)生過如下案例：權利人同日申請了發(fā)明和實用新型，且實用新型先得到授權，之后發(fā)明在實審中被審查員指出相對于1篇本領域的對比文件不具有創(chuàng)造性，權利人于是放棄了發(fā)明申請沒有進行答復。日后，權利人以實用新型起訴，侵權訴訟中的被告作為無效請求人使用發(fā)明實審中的那1篇對比文件來無效該實用新型，卻被復審委維持了專利權有效!復審委在無效決定中認為，在對比文件的基礎上結合公知常識獲得該實用新型權利要求1的技術方案對本領域技術人員而言并非顯而易見。由于種種原因，侵權訴訟中的被告即無效請求人沒有針對該無效決定進行起訴。

　　這一案例似乎又顛覆了上述結論。一個解釋是，權利人雖然在實審中放棄了發(fā)明專利申請，但不代表其認可了審查員在實審中給出的審查意見。但是我國直到2018年6月15日才出臺了“針對發(fā)明專利申請，在第一次審查意見通知書答復期限屆滿前主動申請撤回的，可以退還50%的實質審查費”的政策，彼時，申請人不答復審查意見通知書并沒有合理的理由，一般難以被認為不認可審查意見的結論。更為合理的解釋是，雖然《審查指南》規(guī)定了“本領域技術人員”這一概念，試圖將創(chuàng)造性的判斷標準客觀化，但在判斷創(chuàng)造性的實際操作中，仍然是由專利局或復審委的審查員以及法官等個體來進行判斷的，因此，不可避免地會導致標準不統(tǒng)一。尤其是，發(fā)明的創(chuàng)造性主要是由專利局的審查員在實質審查階段進行判斷，而實用新型的創(chuàng)造性是由復審委的審查員在無效階段進行判斷的。

　　綜上，雖然針對同日申請，如果發(fā)明因為2篇以內的相同領域的現(xiàn)有技術被駁回，那么理論上該實用新型相對于該現(xiàn)有技術也不具有創(chuàng)造性，但實際上該實用新型并非必然被無效，其仍然具有一定的價值。